Cour d'appel, 08 septembre 2023. 21/17309

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023 (n°118, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/17309 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CENLP Décision déférée à la Cour : jugement du 03 septembre 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°19/10523 APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE S.A.R.L. GAIATREND, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 4] Immatriculée au rcs de Sarreguemines sous le numéro 504 762 022 Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque D 2090 Assistée de Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, toque E 617 INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS S.A.S. CARPE DIEM, prise en la personne de son gérant, M. [E] [R], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 5] [Localité 3] Immatriculée au rcs d'Agen sous le numéro 752 547 968 M. [G] [V] Exerçant la profession d'entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial ODS et la dénomination EIRL [V] Ayant son siège social et demeurant [Adresse 2] Immatriculé au rcs de Toulouse sous le numéro 514 028 380 Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque K 148 Assistés de Me Emmanuelle PRA, avocate au barreau de PARIS, toque B 600 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère Mmes Laurence LEHMANN et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, Vu l'appel interjeté le 1er octobre 2021 par la société Gaiatrend, Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022 par la société Gaiatrend, appelante et intimée à titre incident, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022 par M. [G] [V] et la société Carpe Diem, intimés et appelants à titre incident, Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2023. SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. La société Gaiatrend, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Sarreguemines depuis le 19 juin 2008, se présente comme pionnière de la cigarette électronique en France et premier fabricant français de liquides pour cigarettes électroniques (e-liquide), ayant acquis dans ce domaine une forte notoriété en France et à l'étranger. L'un de ses co-gérants, M. [T] [Z], est titulaire d'une marque communautaire verbale n° 013842794 MALAWIA, déposée le 17 mars 2015 notamment en classe 34 pour désigner les « arômes pour les cartouches de cigarettes électroniques, liquides et e-liquides pour cigarettes électroniques ». Suivant contrat en date du 23 décembre 2015, modifié par un avenant du 24 septembre 2018, M. [Z] a consenti au bénéfice de la société Gaiatrend une licence exclusive d'exploitation sur la marque MALAWAI. La société Gaiatrend précise exploiter le signe MALAWIA depuis le 8 janvier 2012, soit même antérieurement à son enregistrement à titre de marque, et indique également exploiter, depuis novembre 2012, le signe non déposé à titre de marque, [Localité 6]. M. [V] est un entrepreneur individuel immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Toulouse depuis le 18 Janvier 2018, opérant dans le domaine de la vente à distance sous le nom commercial EIRL [V] via notamment le site www.sudliquidboutique.com. La société Carpe Diem, exerçant sous le nom commercial CDS LAB, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Agen depuis le 6 septembre 2013, se présente comme spécialisée dans la fabrication et la distribution de e-liquides et matériels à destination de la cigarette électronique opérant via son site internet https:// cdslabpro.fr. La société Gaiatrend indique avoir constaté que M. [V] proposait à la vente sur son site internet des e-liquides sous l'appellation MALAWIA et [Localité 6], ce qu'elle a fait constater par huissier de justice le 9 juillet 2019 sur le site internet www.sudliquidboutique.com. Le 17 juillet 2019, M. [Z] a présenté une requête afin d'être autorisé à faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de l'établissement principal de l'Euirl [V] situé à [Localité 7]. Les opérations de saisie-contrefaçon ainsi autorisées par une ordonnance présidentielle du 18 juillet 2019 se sont déroulées le 30 juillet 2019. Par actes d'huissier de justice du 14 août 2019, la société Gaiatrend a fait assigner M. [V] et son fournisseur la société Carpe Diem devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire. Dès la réception de l'assignation, M. [V] et la société Carpe Diem prenaient la décision de cesser la commercialisation des produits litigieux Sud Liquid Malawai et Sud Liquid [Localité 6] et en avisaient la société Gaiatrend précisant que les ventes sur ces deux produits avaient été extrêmement faibles. Le jugement dont appel a : - rejeté la demande d'annulation de la marque de l'Union européenne n° 013842794 MALAWIA, - annulé le procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 30 juillet 2019,  - débouté la société Gaiatrend de ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque verbale de l'Union européenne n°013842794 MALAWIA, déposée le 17 mars 2015 par M. [Z], - débouté la société Gaiatrend de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale relatives à l'utilisation par la société Carpe Diem et M. [V] du terme MALAWIA, - dit que M. [V], en commercialisant des flacons d'e-liquide revêtant le signe [Localité 6], a commis à l'encontre de la société Gaiatrend, des actes de parasitisme, - fait interdiction à M. [V] d'offrir à la vente des flacons d'e-liquide pour cigarettes électroniques revêtant le signe [Localité 6], - dit n'y avoir lieu d'assortir cette mesure d'interdiction d'une astreinte, - condamné M. [V] à payer à la société Gaiatrend la somme de 1 000 euros en réparation des actes de parasitisme, - rejeté la demande de publication de la décision, - débouté la société Carpe Diem de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [V] et la société Carpe Diem à verser à la société Gaiatrend une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] aux dépens qui seront recouvrés au profit de Me Greffe en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. La société Gaiatrend a interjeté appel de cette décision et demande à la cour de : * infirmer le jugement en ce qu'il a : - annulé le procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 30 juillet 2019, - débouté la société Gaiatrend de ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque verbale de l'Union européenne n° 013842794 MALAWIA déposée le 17 mars 2015 par M. [Z], - débouté la société Gaiatrend de ses demandes formées à titre subsidiaire, fondées sur la concurrence déloyale relative à l'utilisation par la société Carpe Diem et M. [V] du terme MALAWIA, - dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte la mesure faisant interdiction à M. [V] d'offrir à la vente des flacons d'e-liquide pour cigarettes électroniques revêtant le signe [Localité 6], - condamné M. [V] à payer à la société Gaiatrend la somme de 1 000 euros en réparation des actes de parasitisme, au lieu de la somme de 20 000 euros demandée par la société Gaiatrend, - rejeté la demande de publication de la décision. * rectifier le dispositif du jugement entrepris en ce qu'il a omis de mentionner les deux dispositions suivantes, dont il est également fait appel : - débouté la société Gaiatrend de ses demandes subsidiaires, fondées sur la concurrence parasitaire relative à l'utilisation par la société Carpe Diem et M. [V] du terme MALAWIA, - débouté la société Gaiatrend de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale relative à l'utilisation par M. [V] de la dénomination [Localité 6], * confirmer le jugement en ce qu'il a : - rejeté les demandes de M. [V] et de la société Carpe Diem tendant à voir prononcer la nullité de la marque de l'UE n° 013842794 MALAWIA concédée sous licence à la société Gaiatrend pour absence de caractère distinctif, - dit que M. [V], en commercialisant des flacons d'e-liquide revêtant la dénomination [Localité 6] a commis à l'encontre de la société Gaiatrend des actes de concurrence parasitaire, - fait interdiction à M. [V] d'offrir à la vente des flacons d'e-liquides revêtant le signe [Localité 6], - débouté la société Carpe Diem de sa demande en dommages et intérêts pour dénigrement, - condamné M. [V] et Carpe Diem à verser à la société Gaiatrend la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et M. [V] aux entiers dépens, Et statuant à nouveau, - juger qu'en fabriquant et en commercialisant des e-liquides, sous la marque MALAWIA, M. [V] et la société Carpe Diem ont commis des actes de contrefaçon de marque au préjudice de la société Gaiatrend en application des dispositions de l'article 9 paragraphe 2 a) ou à tout le moins b) du Règlement UE n°2017/1001, - subsidiairement, juger, qu'en commercialisant leurs e-liquides sous le signe MALAWIA, M. [V] et la société Carpe Diem ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société Gaiatrend en application de l'article 1240 du code civil, - juger qu'en utilisant la dénomination [Localité 6] pour certains de ses e-liquides, M. [V] a commis des actes de concurrence déloyale distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon en application de l'article 1240 du code civil, En conséquence, - interdire à M. [V] et à la société Carpe Diem, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'importer, d'exporter, de faire fabriquer, de fabriquer, d'offrir à la vente et/ou de commercialiser sur le territoire de l'Union européenne des produits marqués MALAWIA, - ordonner sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, que les produits contrefaisants soient rappelés des circuits commerciaux et détruits aux frais solidaires de M. [V] et de la société Carpe Diem, - faire droit en vertu de l'article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle et des articles 138 et suivants du code de procédure civile à la demande d'information de la société Gaiatrend et faire injonction sous astreinte de 500 euros par jour de retard à la société Carpe Diem de communiquer les éléments suivants, lesquels devront être certifiés par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes : le nom et les coordonnées de son fournisseur d'arômes purs pour les produits MALAWIA, - condamner solidairement M. [V] et la société Carpe Diem à verser à la société Gaiatrend la somme de 100 000 euros (dans la limite de 20 000 euros pour M. [V]) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, et subsidiairement, celle de 100 000 euros (dans la limite de 20 000 euros pour M. [V]) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre et résultant des mêmes faits que ceux allégués au titre de la contrefaçon, - interdire à M. [V], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'offrir à la vente et/ou de commercialiser des e-liquides sous la dénomination [Localité 6], - condamner M. [V] à verser à la société Gaiatrend la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaires distincts des faits de contrefaçon, - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société Gaiatrend et aux frais solidaires de M. [V] et de la société Carpe Diem sans que le coût global de chacune de ces insertions ne puissent excéder la somme de 5 000 euros HT, - ordonner la publication, par M. [V] sur le site https://www.sudliquidboutique.com/, et par la société Carpe Diem sur le site https://cdslabpro.fr/, de la mention suivante, dans le premier quart supérieur et dans toute la largeur de la première page du site internet, dans un bandeau de couleur rouge énonçant le texte suivant en lettres noires de taille égale de caractère Verdana taille 12, dans la totalité de l'espace dudit bandeau, et ce pendant une durée ininterrompue d'un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir : « Par arrêt de la Cour d'appel de Paris du'., M. [V] et la société Carpe Diem ont été condamnés pour avoir commis, à l'encontre de la société Gaiatrend, des actes de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale et parasitaire en commercialisant un e-liquide MALAWIA et un e-liquide [Localité 6] », - débouter M. [V] et la société Carpe Diem de leurs demandes, - condamner solidairement M. [V] et la société Carpe Diem au paiement de la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [V] et la société Carpe Diem aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.   M. [V] et la société Carpe Diem, intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de : * confirmer le jugement en ce qu'il a : - annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 30 juillet 2019, - débouté la société Gaiatrend de ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque verbale de l'Union européenne n°013842794 MALAWIA, déposée le 17 mars 2015 par M. [Z], - débouté la société Gaiatrend de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale relatives à l'utilisation par la société Carpe Diem et M. [V] du terme MALAWIA, - dit n'y avoir lieu d'assortir la mesure d'interdiction faite à M. [V] d'offrir à la vente des flacons d'e-liquide pour cigarettes électroniques revêtant le signe [Localité 6] d'une astreinte, - rejeté la demande de publication de la décision, * infirmer le jugement en ce qu'il a : - rejeté la demande d'annulation de la marque de l'Union européenne n° 013842794 MALAWIA, - dit que M. [V], en commercialisant des flacons d'e-liquide revêtant le signe [Localité 6], a commis à l'encontre de la société Gaiatrend, des actes de parasitisme, - fait interdiction à M. [V] d'offrir à la vente des flacons d'e-liquide pour cigarettes électroniques revêtant le signe [Localité 6], - condamné M. [V] à payer à la société Gaiatrend la somme de 1 000 euros en réparation des actes de parasitisme, - débouté la société Carpe Diem de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [V] et la société Carpe Diem à verser à la société Gaiatrend une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] aux dépens qui seront recouvrés au profit de Me Greffe en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - dire que la société Gaiatrend n'est pas recevable et fondée à solliciter la condamnation de M. [V] et de la société Carpe Diem à lui rembourser, tant au titre des dépens que des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, les frais exposés dans le cadre de la saisie-contrefaçon par M. [Z], - prononcer la nullité de la marque communautaire MALAWIA pour défaut de distinctivité s'agissant des produits de la classe 34, - dire que M. [V] et la société Carpe Diem n'ont commis aucun acte de contrefaçon, - dire que M. [V] et la société Carpe Diem n'ont commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire, - débouter en conséquence la société Gaiatrend de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - débouter la société Gaiatrend de sa demande de communication au titre de l'article L 716-4-9 du code de propriété intellectuelle et des articles 138 et suivants du code de procédure civile, - ordonner, dans l'hypothèse où il ferait droit à la demande de communication forcée, une mesure permettant la préservation du secret des affaires, - débouter la société Gaiatrend de ses demandes indemnitaires, ou à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions, - condamner la société Gaiatrend à verser à la société Carpe Diem la somme de 5 000 euros au titre du dénigrement et de la réparation de son préjudice d'image, - débouter la société Gaiatrend de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions au regard de l'équité, - condamner la société Gaiatrend à verser à M. [V] et à la société Carpe Diem la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur l'annulation des opérations de saisie-contrefaçon L'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle en vigueur jusqu'au 11 décembre 2019 et dès lors applicable à l'espèce dispose : « La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants. Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée. A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ». Il ressort des éléments du débat que M. [Z] était le demandeur à la saisie-contrefaçon et que celle-ci a été autorisée et diligentée en son nom. En revanche, il ne s'est pas pourvu au fond que ce soit par la voie civile ou pénale dans le délai règlementaire imparti (article R. 716-4 en vigueur) et seule la société Gaiatrend a fait assigner au fond M. [V] et la société Carpe Diem dans le cadre de la présente instance en se prévalant notamment du procès-verbal de saisie-contrefaçon. Dès lors le dernier alinéa de l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle doit recevoir application et faute pour le demandeur à la saisie-contrefaçon de s'être pourvu au fond dans le délai imparti, les opérations de saisie-contrefaçon doivent être déclarées nulles. La société Gaiatrend ne peut être suivie lorsqu'elle soutient qu'il importe peu que ce soit elle ou M. [Z] qui a assigné au fond alors que l'article L. 716-7 traite de la saisie-contrefaçon. Le « demandeur » mentionné tant au premier qu'au dernier alinéa dudit article est bien le demandeur à la saisie-contrefaçon et non celui de l'action au fond. L'annulation du procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 30 juillet 2019 est dès lors confirmée.  Sur l'action en contrefaçon de la marque MALAWIA Le contrat de licence de marque consenti par M. [V] au profit de la société Gaiatrend, tel que modifié par son avenant, stipule à l'article 9-2 que : «si le Concédant n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié, et après mise en demeure, le Licencié aura la faculté d'engager l'action à ses frais, risques et périls. Les dommages-intérêts qui en résulteront seront à la charge ou au profit exclusif du Licencié ». Les intimés ne contestent pas la qualité à agir de la société Gaiatrend à fin d'obtenir leur condamnation sur le fondement de la contrefaçon de la marque MALAWAI. Sur la validité de la marque MALAWIA Les intimés ont formé appel incident relativement à la validité de la marque verbale de l'Union européenne MALAWIA retenue par le tribunal alors que selon eux ce signe est dépourvu de distinctivité. Il convient de se placer au jour du dépôt pour apprécier la validité de la marque. La marque ayant été déposée le 17 mars 2015 c'est à cette date qu'il convient dès lors d'apprécier la caractère distinctif au regard des textes alors en vigueur. L'article 7 du Règlement européen n° 207/2009 du 26 février 2009 dispose que sont refusées à l'enregistrement  : « (') b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ; d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce  (') ». L'article 52 du Règlement précité énonce que la marque enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 peut être annulée. Les intimés prétendent que le signe MALAWIA ne peut être adopté comme marque car il désigne la provenance géographique du tabac et ses caractéristiques dont le goût est reproduit sous la forme d'un e-liquide. Ils précisent que le tabac du Malawi, qu'il s'agisse des variétés Burley ou Virginia, est un tabac brun doux et sucré. Ils indiquent que ce signe ne remplit pas la fonction de marque car il n'est pas arbitraire par rapport au produit désigné, savoir un e-liquide utilisé comme substitut à la cigarette et/ou à la pipe. Pour autant, le terme MALAWIA est un néologisme qui ne désigne pas un pays mais peut tout au plus être considéré comme une évocation du Malawi, pays africain, dont aucune pièce ne justifie qu'il était en 2015 connu du grand public, consommateur de produits pour cigarettes électroniques, comme un pays producteur de tabac. Il n'est pas plus justifié que le terme de MALAWIA permet au consommateur de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, une saveur particulière de tabac originaire du Malawi. Dès lors, le jugement qui a rejeté la demande de nullité de la marque MALAWIA doit être confirmé. Sur la contrefaçon alléguée L'article 9 du Règlement européen n° 2017/1001 du 14 juin 2017 dispose que : « 1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque : a/ ce signe est identique à la marque de l'Union européenne est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux poue lesquels la marque la marque de l'Union européenne est enregistrée ; b/ ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ; c/ ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice. »... La société Carpe Diem produit au débat un procès-verbal de constat dressé le 9 juillet 2019, duquel il ressort que, sur le site internet exploité par M. [V], est proposé à la vente un flacon d'e-liquide ci-dessous illustré : Nonobstant l'annulation des opérations de saisies-contrefaçon, la société Carpe Diem ne conteste pas être le fournisseur de ce flacon proposé sur le site de M. [V]. Le tribunal a retenu à juste titre l'identité des produits visés par la marque MALAWIA et les liquides pour cigarettes électroniques commercialisés par M. [V] et la société Carpe Diem ainsi que la reproduction à l'identique du signe MALAWIA. En revanche, c'est à tort que le tribunal retient pour écarter la contrefaçon un caractère faiblement distinctif du signe MALAWIA et son utilisation par les intimés sous la marque ombrelle ALFALIQUID pour décrire un arôme. En effet, l'utilisation à l'identique, même associé à une marque ombrelle différente, du signe MALAWIA pour des produits identiques à ceux visés par le dépôt constitue une contrefaçon au sens de l'article 9-2-a) du Règlement susvisé. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur l'action en concurrence déloyale et parasitaire Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire au titre de la concurrence déloyale et parasitaire fondée sur les mêmes faits que ceux poursuivis au titre de la contrefaçon, à savoir l'utilisation du signe MALAWIA. En revanche, la société Gaiatrend poursuit également M. [V] pour des faits distincts de concurrence déloyale et de parasitisme par l'utilisation qu'il a faite de la dénomination [Localité 6] apposée sur un des flacons proposés à la vente sur son site. Le principe de la liberté du commerce implique qu'un produit qui n'est pas l'objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé à moins que la reproduction ou l'imitation du produit ait pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion entre les produits dans l'esprit du public, comportement déloyal constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil. Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. La demande en concurrence déloyale et parasitaire présente un fondement délictuel et il incombe en conséquence à la société Gaiatrend de rapporter la preuve d'un agissement fautif de M. [V] commis à son préjudice par la création d'un risque de confusion et / ou la captation des investissements consentis pour développer un produit phare. En l'espèce, la dénomination [Localité 6] n'a pas été déposée à titre de marque et ne bénéficie pas d'un droit privatif. La société Gaiatrend prétend néanmoins que la seule mention en gros caractères du terme [Localité 6] sur le flacon crée un risque de confusion avec le produit à forte notoriété qu'elle même commercialise sous cette dénomination depuis 2012. Pour autant la seule utilisation de ce seul terme ne peut suffire à constituer une faute, ni à démontrer le risque de confusion alors qu'il est avéré que les flacons se présentent différemment, que le terme FORT DE FRANCE est utilisé sous une marque ombrelle, et qu'aucun autre élément produit au débat vient confirmer l'existence d'un risque de confusion en raison notemment de la notoriété supposée dont bénéficierait le produit [Localité 6] commercialisé par la société Gaiatrend. Le jugement qui n'a pas retenu d'acte de concurence déloyale doit être confirmé de ce chef. En revanche, c'est à tort qu'il a retenu des faits de parasitisme alors que la société Gaiatrend ne démontre pas les investissements qu'elle aurait consentis ou une valeur économique individualisée dont elle serait à l'origine relative aux produits portant la dénomination [Localité 6] , la seule mention de ce terme ne pouvant suffire à justifier d'investissements et alors qu'il n'est pas plus démontré que M. [V] aurait profité de ces investissements, s'inscrivant dans son sillage, sans bourse délier. Le jugement qui a condamné M. [V] au paiement d'une somme de 1 000 euros pour concurrence parasitaire et prononcé des mesures d'interdiction d'offre à la vente de flacons revêtant le signe [Localité 6] sera infirmé de ces chefs. Sur l'indemnisation de la contrefaçon L'article L. 716-14, devenu L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux marques communautaires, dispose que : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon (...) ». La société Gaiatrend fait état d'investissements publicitaires mais ne démontre pas que ces investissements ont eu pour objet la marque MALAWIA. Les parties s'accordent à considérer que la société Carpe Diem a vendu 3 385 flacons de 30 ml d'e-liquide marqués MALAWIA entre 2015 et 2019 pour un chiffre d'affaires total de 10 018 euros, étant rappelé que les ventes ont cessé le 1er septembre 2019. M. [V] a quant à lui vendu à compter du 18 janvier 2018, date du début de son activité et le 1er septembre 2019, 11 flacons de 30ml d'e-liquide marqués MALAWIA pour un chiffre d'affaires de 167 euros. Le préjudice moral causé par la contrefaçon n'est pas justifié, rien n'indiquant que les flacons contrefaisants sont de moindre qualité ou qu'ils ont porté atteinte à la valeur des produits de la société Gaiatrend. Dès lors, au vu de l'ensemble des éléments produits au débat par les parties, la cour fixe à la somme totale de 6 000 euros l'intégralité du préjudice subi par les actes de contrefaçon de marque. La société Carpe Diem sera condamnée au paiement de la totalité de cette somme et M. [V] condamné in solidum à hauteur de 1 000 euros. Il sera en outre prononcé des mesures d'interdiction telles qu'énoncées au dispositif. Les autres demandes de la société Gaiatrend telles les demandes de retrait des circuits commerciaux, de destruction, d'astreinte, de demande d'information et de publication seront rejetées, le préjudice subi étant suffisamment réparé par l'allocation de dommages et intérêts dès lors qu'il n'est pas contesté que la commercialisation des produits contrefaisants a cessé depuis le 1er septembre 2019. Sur les demandes incidentes de la société Carpe Diem La société Carpe Diem reproche à la société Gaiatrend l'envoi de courriers à ses distributeurs dès le mois d'août 2019 qui seraient constitutifs à son égard de dénigrement. Pour autant, la seule lettre produite au débat est un courrier adressé à une société Pomme Com par l'avocat de la société Gaiatrend le 27 avril 2020 faisant état d'un constat établi par huissier de justice le 15 avril 2020 et mettant en demeure cette société de cesser la vente des produits SUDLIQUID MALAWAI et demandant le nom de son fournisseur. Ce courrier conforme aux règles de déontologie ne comporte aucun dénigrement envers la société Carpe Diem qui n'est même pas citée. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Carpe Diem de sa demande indemnitaire. Sur les frais et dépens Le sens de l'arrêt conduit à condamner la société Carpe Diem et M. [V] aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement qui n'a prononcé une condamnation aux dépens qu'à l'égard du seul M. [V] doit être infirmé de ce chef. La condamnation prononcée à l'encontre de M. [V] et la société Carpe Diem d'avoir à payer à la société Gaiatrend une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est confirmée et en équité il sera ajouté une somme supplémentaire de 4 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la marque de l'Union européenne n°013842794 MALAWIA, annulé le procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 30 juillet 2019, rejeté les demandes de publication, rejeté la demande indemnitaire de la société Carpe Diem et condamné M. [V] et la société Carpe Diem à payer une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y substituant et y ajoutant, Condamne la société Carpe Diem à payer à la société Gaiatrend la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la marque communautaire MALAWIA n°013842794, Condamne M. [V] in solidum avec la société Carpe Diem au paiement d'une somme de 1 000 euros sur la condamnation de 6 000 euros prononcée à l'encontre de la société Carpe Diem, Fait interdiction à M. [V] et à la société Carpe Diem d'offrir à la vente des flacons d'e-liquide pour cigarettes électroniques revêtant le signe MALAWIA, Déboute la société Gaiatrend de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire, Déboute la société Gaiatrend du surplus de ses demandes, Condamne in solidum M. [V] et la société Carpe Diem à verser à la société Gaiatrend une somme complémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] et la société Carpe Diem aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente