Cour de cassation, 27 janvier 2009. 07-20.949

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Diète sport France qui commercialise des produits diététiques spécialisés pour le sport, titulaire de deux marques : la marque dénominative française Malto, déposée auprès de l'INPI le 21 octobre 1998 sous le n° 98-756698 pour désigner en classes 5, 30 et 32 les produits suivants : produits hygiéniques, produits diététiques de l'effort ou à usage médical, à savoir : sucres, farines et préparations à base de céréales, de fruits ou de miel, confitures, sirops et autres préparations pour faire des boissons et la marque dénominative Red Tonic, déposée auprès de l'INPI le 12 mai 2002 sous le n° 00.3028606 pour désigner en classes 5, 30 et 32 les produits suivants : produits hygiéniques, produits diététiques de l'effort ou à usage médical, à savoir : sucres, farines et préparations à base de céréales, de fruits ou de miel, confitures, sirops et autres préparations pour faire des boissons, a assigné la société Equilibre Attitude en contrefaçon de ces marques et en concurrence déloyale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que, pour prononcer l'annulation de la marque Malto, l'arrêt retient que le mot Malto, abréviation du nom maltodextrine, qui est le composant glucidique unique du produit vendu sous cette marque, et qui présente un caractère dominant par rapport aux arômes contenus dans ce produit et invoqués par la société Diète sport France, n'est ainsi pas suffisamment distinct du nom du composant du produit, et ne présente par ailleurs aucun aspect arbitraire ni fantaisiste ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le mot Malto serait la désignation usuelle et courante de la maltodextrine, la cour d'appel, qui a ainsi confondu le caractère évocateur d'une marque avec son caractère descriptif, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que, pour prononcer l'annulation de la marque Red Tonic, l'arrêt retient que le mot red est la traduction anglo-saxonne du mot rouge, cette couleur évoquant la force tandis que le mot tonic fait penser à la stimulation de l'énergie ; qu'il retient encore que ces deux mots se contentent de désigner l'espèce et la qualité du produit Red Tonic, et que par suite la marque n'est pas distinctive ; Attendu qu'en examinant le caractère distinctif de la marque Red Tonic au regard de chacun de ses éléments pris séparément, et non pas par appréciation globale du signe au regard des conditions de sa validité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a réformé le jugement pour avoir déclaré nulle la partie française de la marque communautaire le coup de fouet, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris pour les demandes concernant cette marque et la marque Red Tonic enregistrée à l'OHMI sous le numéro 000662106, et a rejeté la demande en concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Equilibre Attitude aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Diète sport France la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Diète sport France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir « déclaré nulle pour défaut de signe distinctif la marque « MALTO » » déposée à l'INPI par la Société DIETE SPORT FRANCE le 21 octobre 1998 sous le n° 98.756698 en classes 5, 30 et 32 et d'avoir en conséquence débouté cette société de son action en contrefaçon ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle précisent respectivement que la dénomination de la marque doit avoir un caractère distinctif et que ce dernier n'existe pas lorsque cette dénomination sert « à désigner une caractéristique du produit … et notamment l'espèce, la qualité » ; que le mot MALTO est l'abréviation du nom maltodextrine, qui est le composant glucidique unique du produit vendu sous la marque précitée, et qui présente un caractère dominant par rapport aux arômes contenus dans ce produit et invoqués par la SA DIETE SPORT FRANCE ; que le mot MALTO, choisi volontairement par cette société, n'est ainsi pas suffisamment distinct du nom du composant du produit et ne présente par ailleurs aucun aspect arbitraire ni fantaisiste ; que c'est donc à juste titre que le Tribunal de Grande Instance a déclaré cette marque nulle pour défaut de distinctivité, ce qui exclut toute contrefaçon par la SA EQUILIBRE ATTITUDE pour utilisation de la marque « INERGY MALTO » » (cf. arrêt p. 7) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « « MALTO » a été déposé et enregistré à l'INPI le 21 octobre 1998 sous le n° 98.756698, que DIETE SPORT explique l'avoir choisie pour mettre en avant le composant glucidique unique de ce produit : les maltodextrines ; que « INERGY MALTO » est de l'hydracarboblend, mélange de maltodextrine et de fructose ; qu'aux termes de l'article L. 711-21 du Code de la propriété intellectuelle, sont dépourvus de caractère distinct les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique de ce produit ; que la Société DIETE SPORT a donné à son produit le nom de son principal ou unique composant ; mais que ce composant étant susceptible d'entrer dans la fabrication de nombreux autres produits, le statut de marque ne saurait lui être reconnu dans la mesure où chaque producteur est en droit de souligner dans le nom qu'il donne à son produit sa ou ses caractéristiques essentielles ; que « MALTO » ne pouvant accéder au statut de marque, « INERGY MALTO » ne peut être considéré comme une contrefaçon » (cf. jugement p. 3) ; ALORS, D'UNE PART, QUE sont dépourvus de caractère distinctif les dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ; qu'un signe simplement évocateur de la caractéristique d'un produit n'est pas descriptif ; que tel est le cas de l'abréviation d'un nom dès lors que celle-ci n'est pas usuellement et normalement employée à la place de celui-ci ; qu'en retenant en l'espèce que le mot « MALTO » serait dépourvu de caractère arbitraire et donc de distinctivité pour désigner des produits contenant de la maltodextrine parce qu'il en est l'abréviation, sans constater que le mot « MALTO » serait la désignation usuelle et courante de la maltodextrine, la Cour d'appel, qui a ainsi confondu le caractère évocateur, voire faiblement distinctif, d'une marque avec son caractère descriptif, a violé l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ; ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'un signe descriptif peut acquérir un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait ; qu'en l'espèce, la Société DIETE SPORT FRANCE concluait au caractère distinctif de sa marque « MALTO » à raison notamment de la notoriété dont elle jouit ; qu'en prononçant la nullité de la marque « MALTO » pour défaut de distinctivité, sans se prononcer sur la notoriété de celle-ci et rechercher, comme elle y était invitée, si elle n'avait pas acquis un caractère distinctif par l'usage qui en avait été fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé pour défaut de distinctivité la marque « RED TONIC » déposée à l'Institut National de la Propriété Industrielle par la Société DIETE SPORT FRANCE le 12 mai 2000 sous le n° 00.3028606 ; AUX MOTIFS QUE « le mot RED est la traduction anglo-saxonne du mot ROUGE et cette couleur évoque la force, tandis que le mot TONIC fait penser à la stimulation de l'énergie ; que ces deux mots se contentent de désigner l'espèce et la qualité du produit RED TONIC et, par suite, cette marque n'est pas distinctive au sens des deux articles précités du Code de la propriété intellectuelle ; que c'est en conséquence à juste titre que la SA EQUILIBRE ATTITUDE demande l'annulation de ladite marque, ce qui exclut toute contrefaçon par la SA EQUILIBRE ATTITUDE pour l'utilisation de la marque « INERGY RED BLASTER » (cf. arrêt p. 8) ; ALORS, D'UNE PART, QUE sont dépourvus de caractère distinctif les dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit mais non celles qui se contentent de l'évoquer ; qu'en retenant en l'espèce que la marque « RED TONIC » serait dépourvue de caractère distinctif des produits hygiéniques et diététiques de l'effort ou à usage médical parce que le « mot RED est la traduction anglo-saxonne du mot ROUGE et que cette couleur évoque la force, tandis que le mot TONIC fait penser à la stimulation de l'énergie », la Cour d'appel a violé l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ; ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE le caractère distinctif d'une marque composée de plusieurs mots doit s'apprécier au regard de l'impression d'ensemble créée par la marque et non au regard de chacun des mots la composant pris isolément ; qu'en retenant que la marque « RED TONIC » serait dépourvue de caractère distinctif parce que chacun des mots la composant ne serait pas lui-même distinctif, la Cour d'appel a violé l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.