Cour de cassation, 09 novembre 2010. 09-11.999

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués que la société Sony Computer Entertainment envisageant de déposer en France la marque UMD pour désigner notamment des supports de données numériques et la société Sony Computer Entertainment Europe devant en assurer l'exploitation, ont agi en déchéance des droits attachés à la marque française UMD déposée le 28 août 1998 et enregistrée pour désigner des produits et services en classes 9,38 et 41 et dont M. X... est propriétaire ; que ce dernier a, reconventionnellement, formé une demande en contrefaçon de cette marque à l'encontre de ces deux sociétés ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Sony Computer Entertainment et Sony Computer Entertainment Europe (les sociétés Sony) font grief à l'arrêt du 4 juillet 2008 d'avoir rejeté la demande en déchéance de la marque française UMD de M. X... en ce qui concerne les services de production musicale, de disque compact numérique et d'avoir jugé, en conséquence, qu'elles avaient commis des actes de contrefaçon de cette marque, de les avoir condamnées à verser la somme de 30 000 euros à M. X... à titre de dommages-intérêts, d'avoir prononcé une mesure d'interdiction sous astreinte et d'avoir autorisé la publication du dispositif de l'arrêt, alors, selon le moyen que l'usage sérieux d'une marque s'entend d'un usage suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services visés au dépôt ; que l'importance quantitative de l'usage permettant de le qualifier de sérieux doit être appréciée au regard des caractéristiques des produits ou services concernés sur le marché correspondant ; qu'en affirmant, pour retenir que M. X... rapporterait la preuve d'un usage sérieux de sa marque pour les services de « production musicale de disques compacts », que « seul importa i t que les produits visés au dépôt aient effectivement touché une clientèle », cependant qu'ainsi que le faisaient valoir les sociétés Sony, il s'agissait pour elle de déterminer si, au regard des caractéristiques des services concernés sur le marché correspondant, les actes d'exploitation relevés étaient suffisants, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les services en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, qui est la « version codifiée » de la directive CE n° 89/104, à laquelle elle se substitue désormais ; Mais attendu que l'usage même minime d'une marque peut être suffisant pour être qualifié de sérieux à condition qu'il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque ; qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que M. X... était à l'origine de la création d'un collectif d'artistes ayant pour objet de fédérer sous un même label des acteurs du monde de la musique souhaitant mettre en commun leurs moyens afin de concevoir et réaliser des projets musicaux devant aboutir à la création, la production et la distribution de disques, l'arrêt retient que la marque UMD a été apposée avec l'accord de M. X... sur la pochette d'un compact disque "sound design", comportant un ensemble de morceaux destinés à servir d'illustration sonore de sites Web, réalisé par ce collectif d'artistes, produit par la société L 19 et vendu à compter d'avril 1999 au prix de 25 000 F et que trois autres disques produits également par cette société entre le 19 avril 1999 et le 19 avril 2004, ont été édités sous la marque UMD et mis dans le commerce dont pour l'un d'eux dans les magasins Fnac et sur le site Internet de la société L 19 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui s'est déterminée au regard du secteur économique concerné, en prenant en compte la nature des services et la fréquence des actes d'usage, a pu retenir que l'usage qui était fait de la marque UMD pour des services de production de disques compacts numériques était sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu que par arrêt du 17 octobre 2008, la cour d'appel, se saisissant d'office, a substitué, dans le dispositif de son arrêt du 4 juillet 2008, au paragraphe relatif aux mesures d'interdiction, les termes "sous astreinte pour chaque infraction constatée de 1 000 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois de la signification de présent arrêt " aux termes "sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois de la signification de présent arrêt" ; Attendu que pour ajouter la mention " pour chaque infraction constatée " l'arrêt retient qu'il convient de préciser que l'astreinte due est relative à toute infraction constatée passé le délai de deux mois retenu ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des termes de l'arrêt du 4 juillet 2008 qu'elle avait entendu appliquer ce mode de calcul de l'astreinte qui a eu pour effet de modifier les obligations mises à la charge des sociétés Sony la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 juillet 2008 ; CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a ajouté les termes" pour chaque infraction constatée" l'arrêt rendu le 17 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour les sociétés Sony Computer Entertainment et Sony Computer Entertainment Europe Limited. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 4 juillet 2008 d'avoir rejeté la demande en déchéance de la marque française UMD n° 98 747 678 de Monsieur X... en ce qui concerne les services de « production musicale, de disque compact numérique », et d'avoir, en conséquence, jugé que les sociétés SONY COMPUTER avaient commis des actes de contrefaçon de cette marque, de les avoir condamnées à verser la somme de 30.000 € à Monsieur X... à titre de dommages-intérêts, d'avoir prononcé une mesure d'interdiction sous astreinte, et d'avoir autorisé la publication du dispositif de l'arrêt ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « malgré les contestations des sociétés SONY, les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour fait siens, exactement retenu qu'en apposant le sigle UMD sur des CD (SOUND DESIGN, Admission, Eclectik d'AD et « Il est 18h12 ») produits par la société L19 (liée par un accord de collaboration du 17 janvier 2000 avec Monsieur X... et le groupe d'artistes représenté par ce dernier) au cours de la période de cinq ans (du 14 avril 1999 au 14 avril 2004), Monsieur X... avait fait un usage sérieux et non équivoque de sa marque pour des productions musicales de disques compacts ; qu'il a été justement dit qu'il ne s'agissait pas d'un usage à titre de nom commercial pour désigner le collectif d'artistes, étant relevé que la distinction entre les deux usages était clairement faite par l'apposition de la mention sur le CD « Sound Design » du terme UMD au recto et au verso de l'expression « (P) & (C) 1999 Union Media Division » ; que le signe UMD qui est apposé régulièrement sur les CD, en ce qu'il garantit l'identité d'origine du service, exerce ainsi sa fonction de marque ; que le jugement sera, sur ce point, confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il incombe au demandeur d'établir l'usage sérieux, public et non équivoque du signe UMD à titre de marque pour ces produits et services ; qu'il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux, la loi ne réservant pas la protection aux seules marques jouissant d'une réussite commerciale, seul important que les produits visés au dépôt aient effectivement touché une clientèle ; que les exploitations réalisées par L19, qui utilise la marque avec le consentement de Monsieur X..., en vertu de l'article 1.3 du protocole d'accord signé le 17 janvier 2000, doivent être retenues, peu important à cet égard que le contrat de licence de la marque n'ait pas été publié ; que Monsieur X... est à l'origine de la création d'un collectif d'artistes dénommé « UMD » (Union Media Division) ; que la charte de ce collectif signée le 30 septembre 1998 entre Monsieur X... et deux autres personnes précise que son objet est de « fédérer sous un même label (UMD) des artistes musiciens et plus généralement des acteurs du monde de la musique souhaitant mettre en commun leurs moyens afin de concevoir et réaliser des projets musicaux devant aboutir à la création, la production et la distribution de disques » ; que conformément à son objet le collectif UMD a réalisé et produit un compact disque intitulé « sound design # 1.0 » commercialisé à compter d'avril 1999 au prix de 25 000 francs et comportant un ensemble de morceaux destinés à servir d'illustration sonore de sites Web, de Cdrom ou d'opérations de marketing ; que la pochette de ce disque porte d'une part la marque UMD au recto et au verso en haut à gauche et d'autre part au verso en bas à gauche l'indication (P)&(C)1999 Union Media Division » opérant ainsi clairement une distinction entre le signe utilisé à titre de marque et le nom du producteur et créateur ; que plusieurs morceaux issus de ce CD ont été vendus à la société AEDENA ainsi qu'en atteste la facture en date du 16 septembre 1999 ; que ce disque est par ailleurs proposé sur le site internet de la société L19 depuis septembre 2003 ; que Monsieur X... justifie également de la mise dans le commerce, à compter de la fin de l'année 2000, dans les magasins à l'enseigne FNAC et sur le site internet de la société L19 depuis septembre 2003 ; que ce disque dont la pochette porte en bas à droite la marque UMD regroupe les meilleurs morceaux créés par des étudiants sélectionnés à l'issue d'un concours organisé par Monsieur X... ; qu'il est encore établi qu'ont été commercialisés sous la marque un disque auto-produit par Monsieur Arnaud Y... intitulé « Eclectik d'AD » objet d'un contrat de distribution avec la société L19 France en date du 21 juillet 2003 et un disque auto-produit par Monsieur Matthieu Z... intitulé « Il est 18h12… », objet d'un contrat de distribution avec la société L19 France en date du 3 juillet 2003 dont les fiches-produits annexées aux contrats précisent qu'ils sont édités sous la marque UMD, ainsi que le montrent les pochettes ; qu'il n'est pas pertinent de relever que pendant une courte période, le signe UMD a été utilisé à titre de nom commercial alors qu'il était inscrit à titre individuel au RCS de Paris, inscription radiée en décembre 1999 dès lors que le signe a par ailleurs été utilisé à titre de marque ainsi qu'il a été démontré ; que l'ensemble des usages ainsi relevés conduisent à rejeter la demande en déchéance (…) en ce qui concerne la production de disques compacts numériques » ; ALORS QUE l'usage sérieux d'une marque s'entend d'un usage suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services visés au dépôt ; que l'importance quantitative de l'usage permettant de le qualifier de sérieux doit être appréciée au regard des caractéristiques des produits ou services concernés sur le marché correspondant ; qu'en affirmant, pour retenir que Monsieur X... rapporterait la preuve d'un usage sérieux de sa marque pour les services de « production musicale de disques compacts », que « seul importa i t que les produits visés au dépôt aient effectivement touché une clientèle », cependant qu'ainsi que le faisaient valoir les sociétés SONY COMPUTER, il s'agissait pour elle de déterminer si, au regard des caractéristiques des services concernés sur le marché correspondant, les actes d'exploitation relevés étaient suffisants, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les services en cause, la Cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, qui est la « version codifiée » de la directive CE n° 89/104, à laquelle elle se substitue désormais. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt rectificatif du 17 octobre 2008 d'avoir substitué, dans le dispositif de l'arrêt du 4 juillet 2008, au paragraphe « Fait interdiction aux sociétés SONY COMPUTER ENTERTAINMENT et SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE de faire usage du signe UMD pour désigner des produits similaires aux services de production musicale de disques compact (audio/vidéo, disques optiques compacts, disques optiques pour enregistrements sonores, bandes vidéos), sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois de la signification de présent arrêt », le paragraphe « Fait interdiction aux sociétés SONY COMPUTER ENTERTAINMENT et SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE de faire usage du signe UMD pour désigner des produits similaires aux services de production musicale de disques compact (audio/vidéo, disques optiques compacts, disques optiques pour enregistrements sonores, bandes vidéos), sous astreinte pour chaque infraction constatée de 1000 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois de la signification de présent arrêt » ; AUX MOTIFS QUE «dans les motifs de l'arrêt susvisé du 4 juillet 2008 , il est indiqué que « l'astreinte ordonnée par les premiers juges sera limitée à la somme de 1000 euros par jour de retard passé le délai de deux mois de la signification du présent arrêt », alors que dans le dispositif il est indiqué que l'astreinte de ce montant courra passé le délai d'un mois de la signification de l'arrêt ; que devant cette contradiction qui procède d'une erreur matérielle manifeste, il convient de remplacer la mention erronée figurant au dispositif ; qu'il convient en outre de préciser que l'astreinte due est relative à toute infraction constatée passé le délai de deux mois retenu »; ALORS QUE le juge, sous couvert de rectifier une précédente décision, ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en décidant que l'astreinte serait calculée non plus par jour de retard, mais « pour chaque infraction constatée » et par jour de retard, la Cour d'appel a modifié les termes de l'astreinte prononcée par l'arrêt rectifié, et a ainsi excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 462 du Code de procédure civile.